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El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas ha dictado sentencia que resuelve el recuso de casación interpuesto por Aceites del Sur-Coosur, S.A., contra Koipe Corporación, S.L. y la OAMI -la Oficina de Marcas comunitarias-, confirmando la sentencia del Tribunal de Primera Instancia, que ya había dado la razón a Koipe en 2007. La resolución del pasado 4 de septiembre pone así fin a un conflicto que ha durado 11 años, desde que el 23 de abril de 1996, Aceites del Sur solicitara la marca comunitaria “La Española”, a la que se opuso Koipe, con base en su marca “Carbonell”, al considerar que era similar a su etiqueta y causaba confusión en los consumidores.

Aun cuando la División de Oposición y, posteriormente, la Sala de Recurso de la OAMI, resolvieron a favor de Aceites del Sur, señalando que los signos en conflicto producían una impresión visual globalmente diferente, Koipe solicitó, en 2004, la anulación de la decisión de la OAMI ante el Tribunal de Primera Instancia de las Comunidades Europeas. En este recurso, Koipe alegaba que la OAMI no había tenido en cuenta ni el hecho de que las marcas en conflicto eran globalmente similares a primera vista, similitud que podía originar confusión en el mercado, ni el hecho de que el producto designado por la solicitud de registro -aceite de oliva–, era idéntico al producto identificado con la marca anterior. Además, la empresa sostenía que la OAMI no había tenido en cuenta las pruebas que presentó para acreditar el carácter notorio de sus marcas.

El Tribunal de Primera Instancia dio la razón a Koipe y estimó que el conjunto de los elementos comunes a las dos marcas en conflicto producía una impresión visual global de gran similitud, ya que “la marca La Española reproduce con enorme precisión lo esencial del mensaje y la impresión visual transmitida por la marca Carbonell: mujer ataviada con un traje típico, sentada de una determinada manera, próxima a un ramo de olivo y sobre un fondo de olivar, estando dotado el conjunto de una disposición casi idéntica de los espacios, de los colores, de los lugares en los que se inscriben las denominaciones y de la manera en que se plasman tales inscripciones».

Además, consideró que esta impresión global similar suponía, inevitablemente, para el consumidor, un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, que no resultaba atenuado por la existencia de un elemento denominativo diferente -al llamarse una Carbonell y la otra La Española-, que poseía escaso carácter distintivo al hacer referencia al origen geográfico del producto. Por último, tras recordar que la jurisprudencia comunitaria ha definido el perfil del consumidor medio como un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pero cuyo grado de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate, el Tribunal declaró que el aceite de oliva es un producto de consumo muy corriente en España y que, en las circunstancias particulares de la venta de dicho producto, en el lineal del supermercado donde el comprador solo se detiene breves instantes, el elemento figurativo de las marcas adquiere una mayor importancia, aumentando así el riesgo de confusión entre los signos en conflicto.

Disconforme con esta decisión, Aceites del Sur presentó recurso de casación ante el Tribunal de Justicia, que ahora acaba de sentenciar que el Tribunal de Instancia aplicó correctamente el derecho comunitario, respaldando así, de nuevo, los intereses de Koipe.

Los motivos que justificaron la presentación del recurso de casación son de índole estrictamente jurídica: básicamente, que el Tribunal de Primera Instancia incurrió en un error de derecho al considerar como “marcas anteriores” sobre las que fundar la oposición, todas las alegadas por Koipe, por ser idénticos sus elementos figurativos, incluyendo una solicitud comunitaria posterior a la solicitud de marca La Española, lo que resultaría contrario al principio de prioridad registral y al tenor del artículo 8 del Reglamento de Marca Comunitaria. Esto, según Koipe, habría tenido consecuencias a la hora de valorar el riesgo de confusión entre las marcas controvertidas, especialmente en lo que atañe a la delimitación del territorio y el público pertinentes, pues el Tribunal de Primera Instancia habría valorado el posible riesgo de confusión tomando como referencia el público y territorio comunitarios, no los españoles.

El Tribunal de Justicia, que ha conocido el recurso de casación, considera, sin embargo, que aunque la Sala de Instancia no haya excluido expresamente el registro comunitario al valorar la procedencia o no de la oposición formulada por Koipe, no significa que lo haya tenido en cuenta y, por tanto, haya establecido que una solicitud de marca posterior es oponible a otra presentada con anterioridad. Además, precisa, ello tampoco ha tenido influencia en la determinación del territorio y público pertinentes para valorar el riesgo de confusión entre los signos enfrentados, pues el Tribunal de Instancia se refiere de forma reiterada, en la sentencia, al público y el territorio españoles.

El segundo de los motivos casacionales esgrimidos por Aceites del Sur radica en que, a pesar de la reiterada Jurisprudencia comunitaria que sostiene que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del caso concreto, el Tribunal de Primera Instancia habría omitido tomar en consideración dos factores muy importantes: la situación de coexistencia anterior de las marcas en conflicto, durante largo tiempo, en el mercado español del aceite de oliva, y, por otro lado, la notoriedad de las mismas en dicho mercado, con lo cual, no habría podido valorar debidamente la similitud entre las referidas marcas.

Considera también la recurrente, que el Tribunal de Instancia no siguió el criterio jurisprudencial de la impresión global o de conjunto a la hora de valorar esta similitud, sino un método analítico, en virtud del cual, examinó de forma separada los elementos denominativos y los figurativos de las marcas enfrentadas, otorgando, de forma errónea, un mayor peso a los segundos (el diseño de los elementos de las etiquetas de las botellas), y atribuyendo escasa trascendencia a los primeros (las diferencias denominativas y fonéticas entre los nombres Carbonell y La Española). Insiste, finalmente, Koipe, en que el Tribunal de Instancia tampoco consideró adecuadamente el criterio del “público” en virtud del cual ha de apreciarse el riesgo de confusión, al atribuir al consumidor español medio de aceite de oliva el perfil de un consumidor descuidado e irreflexivo, que no se detiene sino unos breves segundos ante la estantería del supermercado, y no el de un “consumidor medio normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz”, tal como exige la jurisprudencia comunitaria.

A la vista de los razonamientos esgrimidos, y las alegaciones de Koipe y la OAMI, el Tribunal de Justicia ha decidido desestimar las pretensiones de Aceites del Sur, apreciando, en primer lugar, que el Tribunal de Primera Instancia aplicó correctamente el criterio de la apreciación global en el marco de la comprobación de la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas en conflicto, tal como establece la jurisprudencia comunitaria, según la cual, “la apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y a compararlo con otra marca. Al contrario, tal comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto”.

Igualmente, precisa el Tribunal, según reiterada jurisprudencia, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compleja puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. No obstante, sólo en el caso de que todos los demás componentes de la marca resulten insignificantes, podrá apreciarse dicha similitud basándose exclusivamente en el componente dominante. Aplicando esta doctrina, el Tribunal de Primera Instancia habría actuado conforme a Derecho al atribuir al elemento figurativo de las marcas en conflicto el carácter de elemento dominante en relación con los demás elementos constitutivos de tales marcas, en particular el elemento denominativo. Ello le permitió basar acertadamente su análisis sobre la similitud de los signos y sobre la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas “La Española” y “Carbonell”, atribuyendo a la comparación visual entre dichos signos un carácter esencial, sin prescindir por ello completamente del impacto del elemento denominativo, que consideró de carácter insignificante.

En cuanto a la delimitación del consumidor español de aceite de oliva que realiza el Tribunal de Instancia, manifiesta que se atiene a la jurisprudencia reiterada del Tribunal de Justicia en la materia: la percepción de las marcas que tiene el consumidor medio de la categoría de productos o servicios de que se trate, tiene una importancia determinante en la apreciación global del riesgo de confusión y, a los efectos de esta apreciación global, se supone que el consumidor medio es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz, pero su grado de atención puede variar en función de la categoría de productos o servicios de que se trate.

A la luz de tales principios, el Tribunal de Primera Instancia afirmó concretamente, en la sentencia recurrida, que el aceite de oliva es un producto de consumo muy corriente en España, que se adquiere casi siempre en las grandes superficies o en establecimientos comerciales en los que los productos se exponen en las estanterías y que el consumidor obedece más al impacto visual de la marca que busca. Por ello, en este caso, el elemento figurativo de las marcas en conflicto adquiere una mayor importancia, lo que aumenta el riesgo de confusión entre ellas, ya que los signos que las designan son más difíciles de distinguir, porque el consumidor medio percibe normalmente la marca como un todo, cuyos diferentes detalles no se detiene a examinar.

En cuanto al segundo motivo del recurso, según el cual el Tribunal de Primera Instancia no habría valorado correctamente la similitud entre las marcas en conflicto, al no haber tenido en cuenta la coexistencia anterior de dichas marcas, durante largo tiempo, en el mercado español del aceite de oliva, ni la notoriedad de las mismas en dicho mercado, el Tribunal lo considera igualmente infundado. A tal efecto, entiende que, aun cuando la coexistencia de dos marcas en un mercado pueda contribuir, junto con otros factores, a disminuir el riesgo de confusión, se requiere, no obstante, que concurran otros factores, como podría ser el carácter pacífico de dicha coexistencia. Tal circunstancia no se da en este caso, pues ambas empresas llevan muchos años enfrentándose en los Tribunales españoles por causa de estas marcas.
En cuanto a la falta de apreciación del carácter notorio de la marca “La Española”, que, a juicio de su titular, Aceites del Sur, eliminaría el riesgo de confusión, entiende el Tribunal que no es apreciable, por ser esta marca posterior a la marca “Carbonell”.

En definitiva, la Sentencia viene a confirmar los criterios de valoración de la similitud entre marcas que ha ido sentando la jurisprudencia comunitaria.

Este caso, por lo conocido de las empresas enfrentadas, viene a poner de manifiesto una práctica habitual en el sector de la alimentación, consistente en crear productos con una imagen de marca lo más cercana posible al líder en el lineal del supermercado: envase parecido, el mismo código cromático…..a fin de intentar que el consumidor adquiera un producto por otro, o escoja otro de menor precio pero de apariencia semejante, esperando encontrar una calidad similar.

De ahí la lucha de empresas como Koipe (hoy Grupo Sos), por reforzar y defender sus marcas, impidiendo todo intento de copia, oponiéndose a cualquier nueva solicitud de registro igual o semejante a sus marcas, y llevando a los Tribunales a cualquiera que trate de vulnerar sus derechos. Esta política activa de creación y gestión de la cartera de marcas pasa por preparar al detalle el lanzamiento de cualquier nuevo producto, para prever con suficiente antelación los trámites que hay que efectuar para registrar la marca, el diseño de los envases, o cualquier otro elemento diferencial, tanto en España como en otros mercados, y requiere de un trabajo de colaboración muy estrecho entre los departamento de producción y marketing de la empresa y su Agente de Propiedad Industrial, quien podrá asesorarles, en cada caso, sobre las vías de protección y defensa más adecuadas.